Лектор докладно проаналізувала разом з учасниками особливості реєстрації ТМ у США, а саме:

• 1. Переваги і недоліки заявлення США за Мадридським протоколом та за національною процедурою.
• 2. Національна процедура у США.
• 3. Основний v додатковий реєстр ТМ: коли доцільно заявляти ТМ у додатковому реєстрі.
• 4. Федеральна зареєстрована ТМ v ТМ зареєстрована в окремому штаті.
• 5. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за Мадридським протоколом.
• 6. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за національною процедурою.
• 7. Особливості реєстрації слоганів у США.
• 8. Підтримання і продовження ТМ у США: чим США відрізняється від інших країн та що потрібно звернути увагу українському заявнику.

У рамках характеристики особливостей реєстрації ТМ у США акцентовано на наступному:

1. Переваги і недоліки заявлення США за Мадридським протоколом та за національною процедурою

Навіщо реєструвати ТМ:

• Можливість забороняти іншим використовувати ТМ;
• Best practice при виході на ринок до іншої країни;
• Особливо важлива, коли планується ліцензування, франчайзинг, продаж бізнесу;
• Не менш важлива при пошуку інвестицій;
• Можливість внесення до митного реєстру;
• Право подати позов до федерального суду;
• Можливість отримання потрійної компенсації збитків та компенсації адвокатських витрат;
• Суттєві переваги про захисті прав в мережі Інтернет, у тому числі на Amazon.

Недоліки INTENT TO USE реєстрації:

• Дає право забороняти використання особам, що почали використовувати ТМ після подачі заявки, але не особам, що почали використання до подачі заявки.
• Обмежена можливість передачі прав на intent to use заявку.
• Дорожча, оскільки потрібно подавати зразки використання після повідомлення про дозвіл (витрати адвоката + збір USPTO).

2. Національна процедура у США

Системи охорони ТМ у США:

• USPTO ТМ v state law TM;
• USPTO TM: principal register v supplemental register;
• USPTO TM application: used based registration v intent to use application.

USPTO TM – поширюється на всі штати.

State Law TM:

• – коли неможливо отримати USPTO реєстрацію;
• – доцільно коли бізнес дуже локальний;
• – можна подумати для каннабіс-брендів тощо.

3. Основний v додатковий реєстр ТМ: коли доцільно заявляти ТМ у додатковому реєстрі.

Реєстрація у додатковому реєстрі не дає таких переваг як внесення до митного реєстру, incontestability.

Заявка на ТМ не може одночасно стосуватись реєстрації і в основному, і в додатковому реєстрі.

ТМ подана за Мадридським протоколом може бути заявлена лише в основному реєстрі (у додатковому – НІ).

4. Федеральна зареєстрована ТМ v ТМ зареєстрована в окремому штаті

ТМ в США (Федеральна) може бути заявлена:

1. Напряму, тобто за національною процедурою:

• Use-based заявка;
• Intent to use заявка.

2. За Мадридським протоколом.

5. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за Мадридським протоколом

1)Подача міжнародної заявки через WIPO;

2) Розгляд заявки в USPTO;

3) Публікація у “Офіційному бюлетені USPTO”:

• Треті особи мають 30 днів на подачу опозиції.

4) Рішення щодо реєстрації:

• Якщо немає опозицій або вони вирішені, ТМ реєструється.
• Якщо подана intent-to-use заявка, спочатку видається Notice of Allowance, і заявник повинен подати підтвердження використання ТМ (Statement of Use).

5) Підтримання реєстрації:

• Подання Декларації про використання між 5-м і 6-м роками після реєстрації.
• Подальше підтвердження кожні 10 років.

6. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за національною процедурою

ТМ у США можна заявити напряму через USPTO (United States Patent and Trademark Office) за однією з двох схем:

1. Use-based заявка:

1. Подавати можна, якщо ТМ вже використовується у США.
2. Потрібно подати зразки використання (specimens).
3. Intent-to-use заявка:

1. Використовується, якщо ТМ ще не застосовується, але є намір її використовувати.
2. Після попереднього схвалення потрібно подати Statement of Use (докази реального використання).

Реєстрація ТМ за національною процедурою:

1)Попередній пошук ТМ;

2) Подача заявки;

• Подається через систему TEAS Plus або TEAS Standard:

• TEAS Plus – дешевше, швидше, вимагає точного переліку товарів/послуг.
• TEAS Standard – дорожче, але дає більше гнучкості у формулюваннях.

3️) Формальна перевірка заявки USPTO;

• Перевіряються правильність заповнення, сплата зборів, відповідність класифікації.
• Якщо є помилки – надсилається Office Action (офіційне зауваження).

4) Експертиза на розрізняльну здатність та схожість;

5) Публікація в “Офіційному бюлетені USPTO”:

• Якщо експертиза пройдена успішно, заявка публікується.
• Протягом 30 днів можливе подання опозиції третіми особами.

6️) Реєстрація ТМ.

7. Особливості реєстрації слоганів у США

Підстави для відмови у реєстрації тм (основні):

• Невідповідність формальних вимогам (зокрема, перелік товарів і послуг. Пам’ятаємо про використання як важливий фактор реєстрації);
• Зразок використання (при used based заявці) не відповідає заявленому переліку товарів чи послуг);
• Схожість до ступеня змішування;
• Описовість;
• Функціональні відмови;

Функціональні відмови – інформаційність:

• Загальновживана фраза або фраза, що широко використовується;
• Часто стосується слоганів, термінів та фраз щодо знайомих, традиційних концепцій.

Приклад:

Апеляційна палата: I♥DC широко використовується протягом тривалого періоду часу багатьма виробниками, показує захват або відношення до Вашинтону, D.C. Використання I♥DC на одязі та сувенірах буде сприйматись споживачами як прояв ентузіазму до міста. Споживачі не будуть сприймати I♥DC як індикатор джерела товарів.

Рекомендації:

• Звертайте увагу на цю підставу для відмови.
• Ставте питання: чи виконує позначення функцію ТМ – функцію індикатора джерела товарів?
• Досліджуйте контекст. І не забувайте досліджувати контекст саме у США.

8. Підтримання і продовження ТМ у США: чим США відрізняється від інших країн та що потрібно звернути увагу українському заявнику.

Рекомендації українським заявникам:

1. Вдумливо віднестися до переліку заявлених товарів і послуг (не заявляти весь клас, не заявляти товари чи послуги «про всяк випадок», заявляти розуміючи, що доведеться подавати підтвердження).

2. Читати і розуміти перелік (неточно заявлений термін може призвести до неможливості охорони ТМ саме для цього переліку).

Плануючи охорону ТМ у США, українському бізнесу варто думати про використання:

1. Під час проведення та аналізу пошуку на схожість і тотожність у США;
2. До запуску продукту, послуги, релокації бізнесу в США;
3. Під час підготовки заявки за Мадридським протоколом (при заявленні США);
4. Під час подачі заявки напряму до відомства США;
5. Перед направленням листа претензії, підготовкою позову щодо порушення прав на ТМ у США;
6. Протягом всього часу використання у США (переглядайте зразки використання, звіряйте із зареєстрованим переліком, за потреби подавайте нову заявку або видайте товари і послуги які не використовуєте і не будете використовувати);
7. Особливо потрібно звертати уваги про новітніх продуктах, зокрема використання ТМ у метавсесвіті тощо.

Першоджерело - https://tinyurl.com/2m3tsh8y