Відшкодування збитків, заподіяних порушенням майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель: відмова через недоведення заявлених вимог

Огляд Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 6 липня 2021 року у справі № 2-3659/11 (провадження № 61-12165св20)

Короткий зміст позовних вимог:

У листопаді 2011 року ОСОБА_1 , правонаступником якої є ОСОБА_2 , звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) «Квас Бевериджиз», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) «Богадар», про відшкодування збитків, заподіяних порушенням майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель.

В обґрунтування позову вказувала, що вона та ОСОБА_3 відповідно до деклараційного патенту на корисну модель № НОМЕР_1 , Державним департаментом інтелектуальної власності, та патенту на винахід № НОМЕР_2 , є співавторами способу виробництва квасу.

На думку позивача, ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торговельної марки «Ярило» використовує корисну модель та винахід — спосіб виробництва квасу.

Позивач вказувала, що договір відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» нею та ТОВ «Квас Бевериджиз» не укладено; згоду на укладення ОСОБА_3 договору про надання права використання патенту та корисної моделі вона не надавала.

Позивач вважає, що вказаними діями ТОВ «Квас Бевериджиз» завдав їй збитків, тому просила стягнути з ТОВ «Квас Бевериджиз» на її користь 112 820 800 грн.

Позиція Верховного Суду, застосовані норми права та мотиви, з яких виходить суд при прийнятті постанови:

В оцінці доводів касаційної скарги Верховний Суд врахував, що відповідно

до статті 2 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України і складається із цього Закону, Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів.

Частиною третьою статті 426 ЦК України передбачено, що використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦК України).

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень (частина друга статті 462 ЦК України, частина п`ята статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

У статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що: винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Відповідно до статті 463 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: 1) винахідник, автор промислового зразка; 2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (стаття 464 ЦК України).

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Згідно з частиною п`ятою статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (стаття 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

У постанові Верховного Суду від 18 листопада 2019 року у справі № 2018/17264/2012 (провадження № 61-31010св18) зазначено, що особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена частиною другою статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Заперечуючи проти позову, відповідач посилався на те, що технологія виробництва квасу торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ним використовується, відрізняється від опису винаходу і корисної моделі охоронюваного патенту.

Апеляційним судом встановлено, що відповідно до висновку експерта № 1267 від 20 червня 2019 року за результатами проведення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» не використовувалася кожна ознака, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_2; ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використовувалася кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 12019.

Таким чином, вказаним експертним висновком спростовані доводи позивача про використання ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» кожної ознаки охоронюваних патентів — корисну модель і винахід, співавтором якого є позивач.

Висновок:

Отже, недоведення позивачем заявлених позовних вимог і спростування відповідачем факту виробництва ним продукції із використанням способу, запатентованого позивачем, суд апеляційної інстанції правильно вважав достатніми підставами для відмови у позові.

Встановивши відсутність підстав для скасування оскаржуваного судового рішення в межах підстав касаційного оскарження, колегія суддів дійшла висновку, що касаційні скарги підлягають залишенню без задоволення, а оскаржуване судове рішення апеляційного суду — залишенню без змін.

Джерело: Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 6 липня 2021 року у справі № 2-3659/11 (провадження № 61-12165св20) — https://reyestr.court.gov.ua/Review/98267364