Лектор докладно проаналізувала разом з учасниками попередні відмови у реєстрації ТМ в США, а саме:

1. Типи попередніх відмов.

2. Законодавчі підстави отримання попередніх відмов.

3. Функціональність позначення як підстава для відмови.

4. Схожість до ступеню сплутування як підстава для відмови.

5. Suspension торговельних марок. Підстави, процедура та можливості відповіді.

6. 13 факторів DuPont що враховуються про оцінці схожості і ототожності.

7. Інші підстави для відмови.

8. Огляд практики TTAB (Апеляційної палати).

У рамках характеристики попередніх відмов у реєстрації ТМ в США акцентовано на наступному:

1. Типи попередніх відмов

Попередня відмова у реєстрації ТМ:

• Нефінальна v фінальна;

• На одній або декількох підставах для відмови в реєстрації ТМ.

Якщо ви отримали попередню відмову, то можете відповісти в установлені строки. Експерт відомства розгляне вашу відповідь упродовж 1-2 місяців.

Якщо ви отримали остаточну відмову, то розгляньте доцільність:

• Подачі запиту про перегляд;

• Подачі апеляції (орієнтовні строки розгляду– 10 місяців);

• Подачі запиту про перегляд і апеляції.

2. Законодавчі підстави отримання попередніх відмов

Підстави для відмови у реєстрації ТМ (основні):

1. Невідповідність формальних вимогам (зокрема, перелік товарів і послуг. Пам’ятаємо про використання як важливий фактор реєстрації).

2. Зразок використання (при used based заявці) не відповідає заявленому переліку товарів чи послуг).

3. Схожість до ступеня змішування.

4. Описовість.

5. Функціональні відмови.

3. Функціональність позначення як підстава для відмови

Функціональні відмови – інформаційність:

• Загальновживана фраза або фраза, що широко використовується;

• Часто стосується слоганів, термінів та фраз щодо знайомих, традиційних концепцій

Наприклад: Serial No 77962853; Заявлена для “sweatshirts, T-shirt, Baseball caps, Skull Caps, Polo Shirts”. Апеляційна палата:

• I love DC широко використовується протягом тривалого періоду часу багатьма виробниками, показує захват або відношення до Вашинтону, D.C.

• Використання I love DC на одязі та сувенірах буде сприйматись споживачами як прояв ентузіазму до міста.

• Споживачі не будуть сприймати I love DC як індикатор джерела товарів.

Рекомендації:

1. Звертайте увагу на цю підставу для відмови

2. Ставте питання: чи виконує позначення функцію ТМ - функцію індикатора джерела товарів?

3. Досліджуйте контекст. І не забувайте досліджувати контекст саме у США.

4. Схожість до ступеню сплутування як підстава для відмови

Схожість до ступеню сплутування достатньо типова підстава для відмови (The Rate of TTAB Affirmance of Section 2(d) Refusals to Register in 2024).

The TTABlogger has once again taken a stab at estimating the percentage of Section 2(d) likelihood-of-confusion refusals that were affirmed by the Board in the past calendar year. I counted 228 decisions, of which 204 were affirmances and 24 were reversals. That's an affirmance rate of about 89.5%.

Питання likelihood of confusion (схожості до ступеня змішування, далі LOC) виникають при:

1. Аналізі пошуку на схожість і тотожність;

2. Відповіді на попередню відмову або suspension;

3. Подачі опозиції або відповіді на опозиції (або переговорах, пов’язаних з існуванням декількох ТМ);

4. Анулюванні ТМ;

5. Спорах щодо порушення прав на ТМ.

Строки відповіді на відмову:

• 6 місяців без права продовження, якщо ТМ заявлена у США за Мадридським протоколом;

• 3 місяці з можливістю продовження, якщо заявка подана напряму до USPTO.

5. Suspension торговельних марок. Підстави, процедура та можливості відповіді

Якщо експерт виявив схожі до ступеня змішування ТМ, то експерт може винести:

1. Suspension Notice - повідомлення відповідно до якого діловодство призупиняється по заявці.

Якщо більш рання заявка буде зареєстрована, то тоді експерт винесе попередню відмову.

Як правило, зобов’язаний заявник відповідати не на Suspension Notice, але має право. Якщо відповідає, то він вказує аргументи і докази що не має схожості і просить експерта продовжити експертизу.

2. Попередню відмову на яку заявник має подати відповідь.

У випадку неподачі, заявка на ТМ буде відкликана.

Найчастіша причина suspension letter – існування раніше поданої заявки на ТМ і, на думку експерта, є можливість змішування вашої ТМ із раніше поданою (конфліктуючою) заявкою.

Експерт буде чекати оновлення статусу попередньо поданої конфліктуючої заявки і після цього перейде до розгляду вашої заявки.

Якщо конфліктуюча заявка буде зареєстрованою, то ви отримаєте попередню відмову у реєстрації вашої ТМ. Якщо ж така конфліктуюча заявка буде DEAD, то зникнуть і перешкоди в реєстрації вашої ТМ.

Також ви можете отримати suspension letter і у випадку, якщо ви подали заявку до США із заявленням пріоритету по заявці поданій в іншій країні. У такому випадку, експерт буде вимагати підтвердження реєстрації і лише після буде розглядати вашу заявку.

Підходи реагування на suspension:

• Підхід 1. Очікування комунікації від експерта:

Якщо ваша ТМ suspended, то ви можете не відповідати на відповідний лист експерта. У такому випадку експерт самостійно буде періодично моніторити статус попередньо поданої заявки на реєстрацію.

Наприклад, якщо попередньо подана ТМ буде відкликана, то експерт припинить suspension вашої ТМ і почне проводити експертизу за вашою заявкою.

До речі, у suspension letter часто ви можете прочитати, що відповідь на такий лист не потребується. Проте така реактивна позиція очікування не завжди є ефективною стратегією і може привести до затягування розгляду вашої заявки, адже експерт переглядає такий статус орієнтовно раз на 6 місяців.

• Підхід 2. Проактивні дії моніторингу і інформування експерта:

Не зважаючи на те, що у suspension letter написано, що відповідь на такий лист не вимагається, це не означає, що подати відповідь на suspension letter забороняється.

Ви можете самостійно моніторити протиставлені заявки та реєстрації, та, коли змінюється статус таких реєстрацій, інформувати експерта.

• Підхід 3. Аргументування відсутності підстав для suspension:

Якщо ваша ТМ була suspended, оскільки є раніше подана схожа ТМ, то ви можете надати відповідь експерту, у якій аргументуєте, що немає схожості і тотожності між цими ТМ.

6. 13 факторів DuPont що враховуються про оцінці схожості і ототожності

Суд у справі Re Dupont de Nemours & Co (надалі DuPont) визначив фактори, які експерт має взяти до уваги. Фактори не є виключними. Експерт має аналізувати лише ті фактори, які є релевантними до справи.

DuPont factors:

1. Схожість/несхожість ТМ візуальна, звукова, смислова та в контексті комерційного враження;

2. Схожість/несхожість щодо товарів або послуг;

3. Схожість/несхожість каналів торгівлі;

4. Умови продажу;

5. Відомість попередньої ТМ;

6. Кількість і природа схожих ТМ у використанні щодо схожих товарів або послуг;

7. Реальне змішування ТМ;

8. Строк використання і умови використання ТМ без доказів реального змішування;

9. Різноманіття товарів для яких використовується або не використовується ТМ;

10. Взаємодія на ринку між заявником і власником попереднього знака;

11. Ступінь, до якого заявник має право забороняти іншим особам використовувати його знак на своїх товарах;

12. Рівень потенційного сплутування;

13. Інші фактори.

7. Інші підстави для відмови

Ключові фактори:

• Схожість або несхожість ТМ у цілому за зовнішнім виглядом, звуком, смислом та комерційним враженням;

The test is not whether the marks can be distinguished when subjected to a side by-side comparison, but whether "the marks are sufficiently similar in terms of their commercial impression such that persons who encounter the marks would be likely to assume a connection between the parties.

In evaluating the similarities between marks, the emphasis must be on the recollection of the average purchaser who normally retains a general, rather than specific, impression of trademarks.

When the goods or services are identical or virtually identical, the degree of similarity between the marks necessary to support a determination that confusion is likely declines.

• Однорідність товарів і послуг.

The more similar the marks at issue, the less similar the goods or services need to be to support a finding of likelihood of confusion.

The issue is not whether the goods and/or services will be confused with each other, but rather whether consumers would be confused as to their source.

8. Огляд практики TTAB (Апеляційної палати)

TTAB взяла наступні DuPont фактори:

1. Відомість ТМ особи, що подала опозицію;

2. Схожість ТМ;

3. Ідентичність товарів і однорідність каналів торгівлі;

4. Класи покупців.

JUST JESU IT: Applicants have applied to register their mark for various articles of clothing, including “hats and caps,” “hooded sweatshirts,” “short-sleeved or long-sleeved t-shirts,” and “sweatshirts.”

JUST DO IT: Opposer’s Reg. No. 1875307 covers “t-shirts,” “sweatshirts,” and “caps.” The goods are identical in part.

“We consider the marks, not as they would compare if subjected to a side-by-side comparison, but rather in terms of whether the marks are sufficiently similar in their overall commercial impression so that confusion as to the source of the goods offered under the respective marks is likely to result“.

Схожі візуально, тому що обидві ТМ починаються на just і закінчуються на it та складаються із трьох слів.

Аналіз звукової схожості (вимови): друге слово JESU закінчується на голосну U, так само як і слово DO.

Аналіз смислової схожості:

Nike ствержував, що його ТМ використовується у контексті battle cry (бойовий вигук), у той час як значення ТМ заявника розмито.

Не зважаючи на розмитість значення, загальне комерційне враження схоже через відомість. Громадськість вірогідно буде розглядати ТМ заявника як заклик до дії, навіть якщо сама дія не зрозуміла.

Одна із версій захисту заявника ТМ – пародія. TTAB визначила, що пародія не є захистом, коли ТМ є схожими до ступеня змішування.

Що потрібно ще знати щодо схожості до ступеню змішування (доктрина іноземних еквівалентів):

• Іноземне слово і його еквівалент англійською мовою є схожими до ступеню змішування.

• Експерт має застосовувати цю доктрину тоді, коли є важливість іноземного слова відповідним покупцям, що базується на аналізі різних доказів, зокрема, словників, Інтернету, LexisNexis.

DuPont фактори є важливими у таких справах:

На практиці, експерт вказує у попередній відмові лише ті фактори, які є релевентними до даного кейсу, зокрема

• Схожість або несхожість ТМ за зовнішнім виглядом, звучанням, смислом або за комерційним враженням;

• Однорідність товарів і послуг.

Також експерт дивиться схожість або несхожість торгових каналів:

• Умови відповідно до яких покупці роблять покупки, зокрема імпульсивність проти ретельної, продуманої покупки;

• Кількість і природа схожих ТМ щодо схожих товарів третіх осіб;

• Існування договору про згоду між заявником і власниками раніше зареєстрованих ТМ.

1207.01 (а) однорідність:

• Чим більш схожими є ТМ, тим менш схожими мають бути товари чи послуги для визнання схожості.

• У деяких випадках, через установлені практики маркетингу, використання тотожних ТМ на неоднорідних товарах і послугах може аналогічно привести до змішування. Наприклад, цитують In rePhillips-Van Heusen Corp, “ліцензування ТМ для використання на “collateral” продуктах (таких як одяг, окуляри), що не пов’язані за своєю природою із товарами і послугами.