11 грудня 2020 року у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України відбудеться захід підвищення кваліфікації адвокатів — День інтелектуальної власності «Інтелектуальна власність 2020: перезавантаження»

Одним зі спікерів заходу виступить Олег Чернобай, адвокат, керуючий партнер АБ «ЮК «Чернобай та Партнери», член Ради адвокатів Київської області. Олег Валерійович доповість слухачам про доказування і оцінку доказів в ІР-справах. Напередодні заходу ми поспілкувались з паном Олегом щодо того, як зміни в законодавстві, які відбулись у 2020 році, вплинули на аспекти захисту прав інтелектуальної власності.

1. Свого часу, Ви активно співпрацювали з регіональними Торгово-промисловими палатами і проводили низку заходів присвячених інтелектуальній власності. Скажіть будь-ласка, який на Вашу думку є стан ринку об’єктів інтелектуальної власності в Україні та які перспективи його розвитку?
Так, пане Миколо, дійсно декілька років тому, команда однодумців «лекторів-аматорів» здійснила турне по регіональним ТПП з лекціями стосовно різних аспектів прав інтелектуальної власності. Тоді власне лекціями, нажаль все і скінчилось. Вітчизняні підприємці не дуже вірили в інтелектуальну власність та і зараз ця довіра не особливо покращилась. Нажаль, об’єктивна складність питання, відсутність достатньої кількості фахівців та тривалість і, щонайгірше — непевність процедур захисту не сприяють розвитку такої довіри.
Втім, все ж таки з задоволенням можна констатувати, що останнім часом в тому числі і у зв’язку із вдосконаленням нормативної бази, значно виросла кількість нових зареєстрованих об’єктів, підприємці все частіше почали звертати увагу на важливість такого питання як бренд в маркетинговій політиці, все більше і більше укладається різного роду договорів у сфері ІВ. Тобто, на практиці спостерігається розвиток відносин з приводу об’єктів ІВ, і це вселяє надію в розвитку ринку.
І звичайно що цьому процесу має сприяти сама Держава, як через прискорення завершення процедур створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, так і через запровадження певних пільгових механізмів використання права ІВ в господарській діяльності.
Мені би дуже хотілось, щоби питаннями ІВ більше цікавились не адвокати і патентні повірені, як це має місце зараз, а підприємці і науковці, тобто ті, хто безпосередньо продукує ці об’єкти та їх використовує.

2. Ви згадали вдосконалення нормативної бази. Як взагалі Ви оцінюєте нещодавні зміни в законодавстві щодо об’єктів інтелектуальної власності? Що є позитивним, що негативним?
В цілому дуже і дуже позитивно.
По-перше, нарешті Україна вийшла на фінішну пряму в реорганізації державного управління в цій галузі і запровадила дволанкову вертикаль. Проте, маю надію, що це не остання зупинка, і все ж таки робота продовжиться до створення єдиного центрального виконавчого органу в сфері ІВ. Тоді ІВ займе своє заслужене місце.
По-друге, викликають задоволення внесені влітку цього року зміни д законів щодо промислових зразків, торговельних марок і винаходів. Звичайно, мають місце певні неузгодженості та положення, які викликають більше запитань, а ніж відповідей, але які мабуть обумовлені певною теоретичною неузгодженістю.
Наприклад, профільні закони 1993 року будувались на так званій «проприєтарній» теорії ІВ, в наступному Цивільний кодекс України вже містив акцент на теорії «виключних прав». Зміни до закону 2020 року такі теоретичні зміни не врахували. В той же час чітке розуміння ситуації має прямий вплив на питання оцінки прав, їх обліку, амортизації тощо, тобто всього того, що прямо стосується господарської діяльності. Також, вважаю не дуже вдалим обмеження кола об’єктів, які можуть бути запатентовані в якості корисних моделей. Хоча це і було направлено на боротьбу з патентним тролінгом, але все ж таки, на мій погляд, таку боротьбу слід було вести на законодавчому рівні. Обмеження ж кола об’єктів має наслідком обмеження кількості таких об’єктів на ринку.
Однак, все ж таки позитиву безумовно більше, як з точки зору гармонізації нашого законодавства з правом Євросоюзу, так і з точки зору конкретизації нормативних положень. Вражає перед усім якісно новий підхід до регламентації видів, умов надання правової охорони та захисту такого об’єкту як промисловий зразок. А з аналізу закону про промисловий зразок в системі з законом про торгівельні марки відразу вбачається їх наближення. Можливо в недалекому майбутньому ми будемо мати справу з одним законом про засоби індивідуалізації.
Заслуговують на особливу увагу по новому викладені норми стосовно процедур захисту права та того, що вважається порушенням прав на промисловий зразок: «якщо виріб справляє враження на поінформованого споживача», рівно як і введення поняття незареєстрованого промислового зразка. Заслуговує на вагу також введення такого критерію охороноздатності як «індивідуальний характер».
І хоча очевидно ще рано говорити про судову практику щодо застосування нового законодавства, але вже зараз багато судових справ, в тому числі і ті, які вже знаходяться в провадженні, потребують свого переосмислення і відповідних змін в процесуальні документи.

3. Як раз хотів задати це питання, але Ви самі його підняли. То, яким чином ці зміни відобразяться на судовій практиці? Чи призведуть вони до зміни доказової бази в судових справах?
Звісно, зміни вже повинні мати місце. Перед усім, зміни, які стосуються суб’єктного складу справ. Оскільки на ДП «Український інститут інтелектуальної власності» покладено виконання функцій НОІВу, то відповідно це ДП має бути залучене до участі у справі, що вимагає від позивачів подання відповідного клопотання, адже суд сам цього зробити не може.
Далі, нове законодавство передбачає «визнання недійсними прав». Тому, виникає питання про те, чи означає це тільки те, що така позовна вимога може бути сформована по відношенню до «нових» об’єктів, чи все ж таки вона також стосується і тих справ, які є в провадженні. Гадаю, що відповідь на це питання повинен надати перш за все Укрпатент, який власне і буде проводити вже державну реєстрацію прав.
Можна ще навести багато роздумів про інші аспекти, але думаю в найближчий час практика підкаже нам і теми для обговорення і напрями руху.
Що ж стосується доказової бази, то безумовно вона буде змінюватись згадати хоча б нові умови охороноздатності промислових зразків та того, що вважається їх використанням. Адже, судовим експертам тепер потрібно буде визначатись і з «поінформованим користувачем», і з «загальним враженням» і з «індивідуальним характером», а оскільки судовий експерт не має права вибирати вихідні дані, то тягар збору доказів стосовно таких нових понять лягає на адвоката.

4. Що саме на Вашу думку є проблемним в стані нормативного регулювання відноси інтелектуальної власності?
Можливо питання не в плані нормативного регулювання, а в плані практики, яка склалась, але є досить важливими принаймні два питання. Дуже багато питань в мене особисто виникає з точки зору застосування Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яка, як відомо стала частиною законодавства України з вересня 2017 року. Угода також передбачала такі поняття як «індивідуальний характер» та «незареєстрований промисловий зразок». А тому вникає питання про те, чи повинні норм угоди застосовуватись вже з вересня 20217 року, чи тільки з 16 серпня 2020 року, коли вони були інкорпоровані в національний закон.
По-друге, багато років тому склалась практика пред’явлення позову до Державної служби інтелектуальної власності і постановці позовних вимог про внесення відповідних змін до реєстрів в разі визнання охоронного документу недійсним.
Проте, положення про такі реєстри вже давно містять положення про те, що підставою для внесення змін є наявність судового рішення про визнання охоронного документу недійсним.
Тому, виникають питання щодо того, чи буде готова українська правова інтелектуальна спільнота змінити таку практику. Наслідком цього стане спрощення доступу до суду (зменшення судових витрат), відсутність необхідності визначення відповідачем НОІВ (Укрпатент), відсутність необхідності отримання додаткових документів (наказ, виконавчий лист).

5. Які поради Ви можете надати адвокатам, які практикують чи збираються практикувати в сфері інтелектуальної власності.
Виходячи з того, що було сказано вище, порада поки що одна – намагатись виробити спільну і єдину практику правозастосування. Щоб не виходило, наприклад, що одні залучають Укрпатент в якості співвідповідача, а інші – замінюють відповідача. Адже така різна практика призведе до того, що в різних справах буде різний суб’єктний склад, що може негативно відобразитись на стані самих таких справ.

Спілкувався Микола Потоцький,
голова Комітету з інтелектуальної власності, що діє в складі НААУ