06 липня 2020 року у Вищій школі адвокатури НААУ відбудеться День інтелектуальної власності «IP-Web-Day: Торговельні марки & авторське право». Напередодні заходу, ми поспілкувались з доповідачкою — пані Катериною Соповою, к.ю.н., судовою експерткою та патентною повіреною, про сучасні тенденції охорони торговельних марок, специфіку охорони і захисту торговельних марок, які відтворюють персонажі, також про роль судового експерта як у процедурах охорони, так і в процедурах захисту прав.

1. Пані Катерино, Ваша професійна діяльність пов’язана переважно з вирішенням конфліктів у сфері інтелектуальної власності, разом з тим, Ви, як патентна повірена, консультуєте бізнес з питань реєстрації прав. Чи допомагають Вам навички судового експерта під час оцінки перспектив реєстрації певного позначення в якості ТМ або ж подоланні попередньої відмови в реєстрації?

Звичайно ж я відповім на це питання ствердно, оскільки мені простіше спрогнозувати можливий конфлікт та знайти аргументи для подолання попередньої відмови, але завжди є нюанси. Ти начебто маєш значний досвід, цікавишся підходами інших країн до дослідження торговельних марок, спостерігаєш за судовою практикою і очікуєш від інших застосування відповідних логічних методів. Але чомусь Відомство починає реєструвати у складі комбінованих позначень зареєстровані словесні торговельні марки інших осіб, а рік назад Верховний Суд зазначив у своєму рішенні, що ступінь фонетичної схожості є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. На думку суду, споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова і що графічного елементу достатньо щоб виключити схожість.
Тобто, суд повністю виключив передання усних сповіщень серед споживачів та не врахував, що напої замовляються саме усно у шумних розважальних закладах, таких як клуби, бари та ресторани. Це дуже дестабілізує та змінює твоє бачення сфери інтелектуальної власності.

2. Часто колеги з гумором кажуть, що «торговельні марки закінчились». На Вашу думку, які торговельні марки користуються більшим попитом серед бізнесу та чи дійсно Ви вбачаєте вичерпання творчої складової в позначеннях?

Творчість насправді невичерпна. Дайте завдання п’яти художникам намалювати тюльпани і Ви побачите наскільки різне їх власне бачення та передання візуальних образів одних і тих же природних речей. Теж саме стосується торговельних марок, їх величезна кількість. Нетрадиційні зареєструвати важче, оскільки щодо більшості необхідною умовою є набуття розрізняльної здатності через використання. А традиційні слова, словосполучення у комбінації з різними зображувальними елементами нескінченні. Крім того, ті, які не використовуються їх власниками можуть бути повторно зареєстровані іншими особами за певних умов. Звичайно, зараз ми більш схильні до мінімалізму у торговельних марках і великі гравці використовують словесні елементи, виконані у простому, типовому шрифті. Однак на мою думку, одне вигадане слово в оригінальному шрифтовому виконанні може бути надзвичайно сильною торговельною маркою. Візьміть, наприклад, Swatch або Disney, я впевнена, що Ви пригадаєте шрифтове виконання цих торговельних марок.

3. Які тенденції в охороні торговельних марок Ви могли б відзначити? Чи сильно вподобання національного заявника відрізняються від його європейських чи американських колег?

По-перше, ми досі не можемо відмовитись від радянських марок через їх безперечну відомість та впізнаваність серед споживачів. На відміну від вигаданих торговельних марок, для прихильності яким необхідно докласти значних зусиль, продукція позначена радянськими марками, вже буде мати певне коло власних прибічників.
По-друге, національні заявники схильні прив’язуватись до місцевості, топоніми улюблені торговельні марки національних заявників. Якщо це не пов’язане зі столицею або великими туристичними містами України, то обов’язково щось із «запахом» італійського (маю на увазі слова або вигадані прізвища із закінченням -теллі або -іні).

4. Тема Вашої доповіді на нашому заході стосується ТМ та персонажів. Чи могли б Ви виділити певні особливі вимоги до зображення, яке відтворює відомий персонаж, в аспекті реєстрації ТМ?

Якщо ми говоримо виключно про зображення, тобто про візуальні персонажі, коли на реєстрацію подають зовнішній вигляд персонажу (зображувальна торговельна марка), то для власника авторських прав на цей персонаж певних особливостей не має. Ну…завжди є одне АЛЕ і про такий випадок поговоримо на заході. Якщо видозмінений зовнішній вигляд персонажу подають інші особи, то впізнаваність у цьому зображенні чужого персонажу може завадити реєстрації і тут незначні зміни зовнішності відомого персонажу будуть вважатись відтворенням. Якщо поряд із зображенням подається ім’я персонажа, то тут може бути багато різних варіантів в залежності від того, чи відповідає ім’я та зовнішній вигляд поданого персонажа оригінальному. Водночас, якщо Ви хочете зареєструвати чужий персонаж як торговельну марку, Ви повинні звернути увагу на те, що зображення персонажу може бути визнане твором мистецтва; словесне позначення — ім’я персонажу може бути одночасно назвою відомого в Україні твору; існують персонажі, які стали суспільним надбанням (тут також є нюанси) та інші випадки, про які детально ми поговоримо на заході.

5. Чи існують певні особливі підходи до вирішення питання про схожість позначень, які відтворюють персонажі?

Підходи різняться в залежності від виду позначення, яке включає персонаж, його ім’я чи атрибути – словесне, зображувальне, об’ємне або комбіноване. Серед головних особливостей, які повинні бути враховані слід виділити впізнаваність персонажу для споживача та перехід персонажу у суспільне надбання.

6. Які б 3 основні поради Ви надали б заявникам, які планують реєструвати торговельну марку – персонаж?
1. Завжди запитайте дозволу в автора
2. Продумайте дійсно унікальне використання персонажу для певних товарів і послуг
3. Звернись до фахівця за порадою, що саме подавати на реєстрацію

7. Які б 3 основні поради Ви надали б адвокатам, які готують позов про захист прав на торговельну марку – персонаж?
1. Продумайте стратегію кращого захисту – захист прав на торговельну марку чи на об’єкт авторського права.
2. Замовте заздалегідь експертизу та обговоріть стратегію захисту з експертом.
3. Не покладайтесь на судову практику, будьте креативні, творіть власну. Це ж Ваша інтелектуальна власність!