Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
30.11.2020

Антон Коваль: про сучасний стан захисту прав на торговельні марки в Україні

11 грудня 2020 року у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України відбудеться захід підвищення кваліфікації адвокатів День інтелектуальної власності «Інтелектуальна власність 2020: перезавантаження» https://www.hsa.org.ua/den-intelektualnoyi-vlasnosti-2/ Одним зі спікерів заходу виступить Антон Коваль, адвокат, патентний повірений, партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова». Свій виступ він присвятить питанням визнання торговельних марок добре відомими в судовому порядку. Ми поспілкувались […]

11 грудня 2020 року у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України відбудеться захід підвищення кваліфікації адвокатів День інтелектуальної власності «Інтелектуальна власність 2020: перезавантаження» https://www.hsa.org.ua/den-intelektualnoyi-vlasnosti-2/
Одним зі спікерів заходу виступить Антон Коваль, адвокат, патентний повірений, партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова». Свій виступ він присвятить питанням визнання торговельних марок добре відомими в судовому порядку. Ми поспілкувались з паном Антоном та довідались про його думку щодо ключових питань захисту прав інтелектуальної власності.
Пане Антоне, Ви практикуєте судовий захист прав інтелектуальної власності більш ніж 15 років. Які зміни Ви вбачаєте у відповідних порушеннях? Чи з’являються нові види порушень?
Щиро дякую, пане Миколо. Так, за увесь цей час я бачив і продовжую бачити дуже багато самих різноманітних порушень прав інтелектуальної власності, зокрема, від піратства та плагіату, імітацій торговельних марок та недобросовісної конкуренції на ринку, порушень прав у мережі Інтернет, кіберсквотингу до незаконних використань чужих запатентованих винаходів та корисних моделей у «власних» технічних рішеннях, порушень прав на комерційну таємницю, ноу-хау та сорти рослин. При цьому, якщо на початку я дуже часто помічав, що так звані порушники ще взагалі не знали, що таке інтелектуальна власність та з чим її їдять, а порушення прав інтелектуальної власності були надто явними та зрозумілими всім, наприклад, ADIDAS та ABIBAS, MARTINI та MARTIN, Pepsi та Peps і у судах від порушників можна було часто почути таке: «ми чесні підприємці, утримуємо робітників, виплачуємо їм заробітну плату, сплачуємо податки, а тут ще якась інтелектуальна власність до нас причепилася…», то з року в рік вони стають все більш винахідливими та кмітливими у своїх порушеннях. Зокрема, порушники детально аналізують ринок, можливі ризики, залучають до роботи фахівців, отримують консультації спеціалістів, намагаються зареєструвати «власні» об’єкти права інтелектуальної власності, внести їх до митного реєстру, укласти якісь договори, тобто, певним чином надати своїй діяльності ознак законності, що вимагає більш наполегливої боротьби із порушеннями.
Щодо появи нових видів порушень, я вважаю, що з урахуванням всеохоплюючого розвитку оточуючого нас світу, ринку, Інтернету, інтелекту це є неминучим. Слід також враховувати, що усі профільні закони з охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності не визначають вичерпного переліку відповідних порушень. Так, стаття 50 «Порушення авторського права і суміжних прав» Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає перелік порушень авторського права і суміжних прав виразом «в тому числі…». Наприклад, стаття 20 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» визначає порушенням прав власника свідоцтва «будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій». Аналогічні положення щодо невичерпності видів порушень містять статті 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо порушень прав на винаходи і корисні моделі та статті 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» щодо порушень прав на промислові зразки. Тобто, слід також враховувати, що з розвитком світу, інтелекту, науки і техніки з’являються все нові і нові види порушень, часом дуже неочікувані. Наприклад, в нашій практиці нещодавно був випадок, коли «порушник» підробив судове рішення і надав його як доказ на підтвердження правомірності своїх дій і того, що це ніби то наш клієнт, якого ми захищали від вчиненого відносно нього порушення прав інтелектуальної власності, порушив відповідні права інтелектуальної власності цього «порушника». До нових, проте достатньо дискусійних на сьогоднішній день, видів порушень прав інтелектуальної власності можна віднести сірий (паралельний) імпорт та використання штучного інтелекту для вчинення порушень прав інтелектуальної власності, відповідальність за які ще чітко не визначена у нормативно-правових актах.
Скажіть, будь ласка, чи встигає законодавство за новими способами порушень прав? Чи є адекватними міри захисту? Які додаткові способи варто було б передбачити у процесуальних кодексах?
Я вважаю, що нові способи порушень прав інтелектуальної власності з всеохоплюючим розвитком світу, ринку, Інтернету, інтелекту людини з’являються так швидко, що законодавство не завжди встигає на них реагувати. Наприклад, щодо сірого (паралельного) імпорту та використання штучного інтелекту для вчинення порушень прав інтелектуальної власності, чітка відповідальність ще не встановлена у відповідних нормативно-правових актах.
Також мені відомо, що іноземні правовласники часто скаржаться на неодноразові (повторні) порушення своїх прав одним і тим же порушником. Тобто, тільки но вони припиняють одне порушення прав інтелектуальної власності на одну торговельну марку, як відразу ж з’являється інше (нове) порушення прав інтелектуальної власності на їх іншу торговельну марку, що вимагає нового захисту від самого початку усього довгого шляху, а потім ще одне і так далі. Наприклад, у нашій практиці був випадок, коли ми припинили порушення прав на добре відому торговельну марку нашого клієнта «Captain Morgan» для популярної у всьому світі, в тому числі, в Україні продукції рому щодо її імітації схожим спірним позначенням порушника «Captain Jack» для його власної «вітчизняної продукції рому», як це й же самий порушник відразу ж розпочав нове порушення прав щодо іншої добре відомої торговельної марки віскі «Johnnie Walker» цього ж правовласника шляхом її імітації у своїй власній продукції «псевдо-віскі» або як її ще називали у суді «Ukrainian Whiskey» «Jack Talker». Ми і це порушення припинили у судовому порядку. Однак, порушник не зупинився і розпочав третю імітацію ще однієї добре відомої торговельної марки всесвітньовідомого віскі «White Horse» нашого клієнта своїм третім спірним позначенням «White Hopes». Ми припинили і це порушення, після якого врешті-решт «порушник», в тому числі, через суттєві накладені на нього Антимонопольним комітетом України штрафи за вчинення дій недобросовісної конкуренції, збанкрутів і припинив свою діяльність. В цьому зв’язку, доцільним є внесення змін до процесуальних кодексів щодо закріплення такого додаткового способу забезпечення позову у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності як зобов’язання відповідача (порушника) не порушувати жодних прав інтелектуальної власності правовласника на усі належні йому об’єкти права інтелектуальної власності. Так, під час роботи над вищенаведеними справами правовласник надав мені з інформативною метою успішне рішення Індійського суду, який застосував дуже ефективне забезпечення позову (permanent injunction) у схожій справі за позовом цього ж правовласника у Індії щодо заборони злісному порушнику, який вже неодноразово порушував його права, порушувати будь-які права інтелектуальної власності на усі належні йому торговельні марки з наведенням їх повного переліку у відповідному судовому рішенні. Тоді мій довіритель справедливо запитував мене, чому в Україні неможливо отримати таке судове рішення і чому він кожного разу змушений звертатися до суду до цього ж самого порушника із новим позовом щодо захисту своїх прав відносно кожного окремого порушення. Я переконаний, що такий би спосіб захисту прав у цивільних та господарських справах суттєво підвищив би ефективність захисту прав інтелектуальної власності в цілому і одночасно зменшив навантаження на судову систему.
Іншим болючим питанням сьогодення є необхідність вдосконалення чинного законодавства щодо запровадження чіткого механізму відшкодування збитків, завданих порушенням прав інтелектуальної власності. На сьогоднішній день правовласникам зазнають значної шкоди від контрафактної продукції та порушень своїх прав і їм вже не достатньо простого припинення порушення прав, вони ж також прагнуть відшкодовувати збитки, завданих такими порушеннями. Таке право на законодавчому рівні закріплено, оскільки усі профільні закони щодо охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності містять відповідні норми. Однак, на практиці ці збитки відшкодувати дуже важко, якщо взагалі не неможливо, через відсутність закріпленого на законодавчому рівні механізму обрахування збитків. Я вважаю, що такий механізм слід закріпити на законодавчому рівні виходячи з ціни оригінальної продукції правовласника, маркованої його торговельною маркою, права на яку було порушено. Також доцільно передбачити право правовласника вимагати виплати компенсації за порушення відповідних прав інтелектуальної власності замість відшкодування збитків у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат. Така норма раніше містилась у статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», однак, у травні 2018 році була змінена, що не полегшило вирішення цієї проблеми. Тобто, вбачається доцільним закріплення вказаної норми у всіх профільних законах щодо охорони прав на відповідні об’єкти прав інтелектуальної власності.
Тема Вашого виступу на Дні інтелектуальної власності «Інтелектуальна власність 2020: перезавантаження» пов’язана з торговельними марками. На Вашу думку, які найбільш поширені види порушень прав на цей об’єкт?
Оскільки саме торговельна марка виступає своєрідною візитівкою на ринку щодо правовласника, маркованого нею товару або надаваних послуг, то, на моє переконання, об’єктивно найбільше порушень прав інтелектуальної власності на ринках відповідних товарів і послуг відбувається саме відносно неї.
У відповідності до статті 20 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» «будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.», тобто, перелік вказаних порушень не є вичерпним і включає в себе «будь-які посягання» на набуті права інтелектуальної власності на торговельні марки. До найбільш поширених видів порушень прав на торговельні марки з моєї практики я б відніс би наступні незаконні дії порушників відносно чужих торговельних марок або схожих із ними позначень:
1) використання торговельної марки та/або схожих із нею позначень на товарі, його упаковці, вивісці, етикетці;
2) використання торговельної марки або схожих із нею позначень у діловій документації, рекламі та в мережі Інтернет;
3) використання торговельної марки або схожих із нею позначень у доменних іменах;
4) імітації добре відомої торговельної марки шляхом її застосування на споріднених товарах;
5) використання добре відомої торговельної марки або схожих із нею позначень для неспоріднених товарів;
6) виготовлення, зберігання, транспортування, продаж, експорт та імпорт продукції з використанням торговельної марки чи схожих із нею позначень;
7) подання заявок на реєстрацію чужої торговельної марки чи схожих із нею означень у якості власної торговельної марки;
8) подання заявок на реєстрацію власних промислових зразків, які відтворюють зареєстровані торговельні марки чи є схожими із ними настільки, що їх можна сплутати;
9) подання заяв на реєстрацію власних об’єктів авторського права, які відтворюють зареєстровані торговельні марки чи є схожими із ними настільки, що їх можна сплутати;
10) надання послуг з використання схожих позначень з раніше зареєстрованою торговельною маркою для таких же самих або споріднених із ними товарів і послуг.
Однак, на практиці зустрічались і інші так би мовити «нестандартні» порушення прав на торговельні марки. Наприклад, в одній із справ порушник підробив підпис на договорі про передачу права власності на свідоцтво України на торговельну марку, який зареєстрував в Установі, і отримав у власність відповідні права на торговельну марку, яку використовував у своїй діяльності. Потім у суді виявилось, що правовласник такого договору не підписував і порушник набув права на торговельну марку шляхом підробки підпису керівника правовласника. Врешті-решт, суд визнав відповідний договір про передачу права власності на свідоцтво України на торговельну марку недійсним і повернув відповідну торговельну марку у власність її законного правовласника.
Як Ви знаєте, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачив додаткові можливості для захисту прав на торговельні марки –особа, яка подавала заперечення проти заявки на етапі експертизи, має право оскаржити рішення про реєстрацію не лише до суду, а і до Апеляційної палати НОІВ. На Вашу думку, які ризики та переваги цього способу захисту прав? Чи будуть заявники віддавати перевагу все ж таки судовому порядку захисту прав?
Я вважаю, що відповідні положення статті 15 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» щодо можливості оскарження рішення НОІВ за заявкою заявником та особою, яка подала заперечення, не лише у судовому порядку, але і до Апеляційної палати, тобто, які надають зацікавленим особам право вибору, мають існувати у демократичному суспільстві та правовій державі. Згідно статті 3 Конституції України саме людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Саме тому закріплення вказаних додаткових можливостей для вибору зацікавленої особи порядку захисту своїх прав є загалом позитивним.
До можливих ризиків можна віднести необхідність забезпечення не лише оперативності та високої якості роботи Апеляційної палати, але і її об’єктивності та неупередженості у розгляді заперечень на рішення НОІВ, оскільки саме НОІВ (тобто, рішення якого і оскаржуватимуться зацікавленими особами до Апеляційної палати) має затверджувати прийняте Апеляційною палатою рішення за результатами розгляду відповідних заперечень. Також хотілося б уникнути ситуації з перетворення Апеляційна палати виключно на «зайву ланку» у відповідному захисті прав, яка лише вимагатиме додаткового часу та витрат.
Разом з тим, перевагами можуть бути більш швидкий та якісний, але менш витратний аніж у судовому порядку, розгляд заперечення зацікавленої особи у Апеляційній палаті. Однак, не слід забувати про закріплену пунктом 9 статтею 15 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» можливість подальшого оскарження відповідного рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання цього рішення.
Чи будуть заявники віддавати перевагу все ж таки судовому порядку захисту прав, мені здається, буде залежати від обставин кожної конкретної справи. Тобто, у справі, де неминуче бачитиметься висока активність протилежної сторони, мені здається, що заявники будуть віддавати перевагу саме судовому порядку захисту прав, оскільки все одно після прийняття Апеляційною палатою відповідного рішення інша сторона буде оскаржувати це рішення у судовому порядку. Разом з тим, мені здається, що за обставин очевидної відсутності будь-якої активності протилежної сторони у відстоюванні своєї позиції, заявники будуть надати перевагу захисту своїх прав у Апеляційній палаті, оскільки ризик можливого подальшого оскарження рішення Апеляційної палати у судовому порядку буде мінімальним. Зрештою, у надто принципових справах, очевидно, заявниках доцільно буде спочатку скористатись захистом своїх прав у Апеляційній палаті, а вже потім при необхідності у подальшому захищати їх у судовому порядку. Я думаю, що ми вже скоро все це побачимо.
Під час заходу Дні інтелектуальної власності «Інтелектуальна власність 2020: перезавантаження» Ви зосередите увагу на добре відомим торговельних маках. Скажіть, будь ласка, які переваги для бізнесу дає статус «Добре відома торговельна марка»? Які додаткові інструменти захисту надає такий статус? Та у чому основні переваги саме судового порядку визнання торговельної марки добре відомою?
Добре відома торговельна марка не лише уособлює у собі високу ділову репутацію та визнання у суспільстві, виступає надзвичайно цінним нематеріальним активом її правовласника, але і має найвищий ступінь захисту згідно вимог чинного національного та міжнародного законодавства, до якого приєдналася Україна. Так, з урахуванням усіх відповідних положень статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, статті 25 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки», а також Спільних рекомендацій щодо положень з охорони загальновідомих знаків Асамблеї Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральної Асамблеї ВОІВ, що були прийняті на 34 серії засідань Асамблеї держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р., щодо охорони добре відомих торговельних марок, я бачу наступні додаткові переваги та інструменти захисту, які надає правовласникам саме добре відомий статус торговельної марки на відміну від звичайної зареєстрованої торговельної марки:
1) отримання правової охорони добре відомої торговельної марки здійснюється не з дати подання заяви про визнання даної марки добре відомою чи дати прийняття відповідного рішення Апеляційною палатою чи судом, а саме з дати, на яку заявник і запрошував відповідну охорону і з якої торговельна марка була визнана добре відомою судом чи Апеляційною палатою, яка може бути набагато більш ранньою. Отже, можливість отримання правовласником правової охорони добре відомої торговельної марки на більш ранню дату, від якої саме можливо буде відстежувати і припиняти усі можливі порушення прав на добре відому торговельну марку будь-якими третіми особами;
2) право вимагати відхиляння або визнання недійсною реєстрації спірної торговельної марки третьої особи і заборони її застосування у випадку навіть коли не вся спірна торговельна марка загалом, але й істотна її складова частина становить відтворення добре відомої торговельної марки чи імітацію, здатну викликати змішування з нею. Тобто, правовласнику добре відомої торговельної марки надається більш ширша правова охорона від так званих «частково» схожих позначень третіх осіб;
3) строк позовної давності щодо захисту прав на добре відому торговельну марку складає не три роки, а, щонайменше п’ять і більше років, який вираховується від дати реєстрації спірної торговельної марки і взагалі не обмежується жодним періодом часу, якщо спірна торговельна марка, яка порушує права на добре відому торговельну марку, була зареєстрована чи використовується недобросовісно. Таким чином, правовласнику надаються значно збільшені строки позовної давності для захисту своїх прав на добре відому торговельну марку від їх можливих порушень третіми особами;
4) обсяг правової охорони добре відомої торговельної марки охоплює не лише однорідні та споріднені товари і послуги, але і неспоріднені товари і послуги з тими, для яких торговельна марка визнана добре відомою (якщо використання цієї торговельної марки іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і є ймовірність, що його інтересам буде завдано шкоду). Таким чином, добре відома торговельна марка надає правовласнику більш ширшу охорону щодо значно збільшеного переліку товарів і послуг, для яких торговельна марка визнана добре відомою. Наприклад, якщо торговельна марка визнана добре відомою для продуктів харчування, то правовласник має право забороняти її застосування для маркування одягу, виробництва квітів чи хімічної продукції;
5) право власника добре відомої торговельної марки у судовому порядку вимагати анулювання реєстрації чи передачі йому у власність домену, який знаходиться у конфлікті із доб­ре відомою торговельною маркою. Отже, добре відомий статус торговельної марки дає його правовласнику ефективні способи захисту своїх прав у доменних спорах від кіберсквотингу;
6) правова охорона добре відомої торговельної марки діє без обмеження якимось періодом часу, тобто, безстроково, допоки торговельна марка може вважатися добре відомою. Отже, для правовласника відсутня необхідність сплачувати будь-які збори за продовження правової охорони добре відомої торговельної марки, зокрема, кожні десять років, які встановлені за продовження дії торговельної марки на наступі десять років;
7) оскільки добре відомий статус торговельної марки значно підвищує її грошову вартість у якості цінного нематеріального активу правовласника, у випадку надання правовласником права (ліцензії) на використання добре відомої торговельної марки іншим особам, він має можливість отримувати від даних осіб значно більшу винагороду (роялті) за використання добре відомої торговельної марки у порівнянні з винагородою (роялті) за використання торговельної марки, яка не була визнана добре відомою;
8) відомості щодо добре відомої торговельної марки, визнаною такою Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НОІВ, що має забезпечити обізнаність усіх зацікавлених осіб та громадськості з визнанням відповідної торговельної марки добре відомою, в тому числі, задля можливості уникнення потенційного порушення прав на добре відому торговельну марку.
Щодо вибору порядку визнання торговельної марки добре відомою, тобто, адміністративного шляхом звернення до Апеляційної палати або судового шляхом звернення до суду, я вважаю, що це також у кожній конкретній справі вирішується індивідуально у відповідності до конкретних наявних обставин цієї справи. Зокрема, коли у правовласника відсутній будь-який спір про право стосовно його торговельної марки, яку він планує визнати добре відомою, він звертається до Апеляційної палати із відповідною заявою про визнання торговельної марки добре відомою.
Разом з тим, коли на ринку вже має місце конкретний спір про право, наприклад, ця торговельна марка вже неправомірно використовується третьою особою у доменному імені чи для неспоріднених товарів або послуг чи вже була зареєстрована у якості власної торговельної марки саме для неспоріднених товарів і послуг, правовласник обирає саме судовий порядок визнання торговельної марки добре відомою, у якому він разом з вимогами про визнання торговельної марки добре відомою, також просить суд на підставі отримання ним добре відомого статусу торговельної марки вирішити існуючий спір про право, зокрема, визнати недійсною реєстрацію спірної торговельної марки, заборонити застосування спірного знаку чи передати йому домен, у якому було неправомірно використано добре відому торговельну марку. Тобто, до основних переваг саме судового порядку визнання торговельної марки добре відомою слід віднести можливість вирішення судом не лише позовні вимоги про визнання торговельної марки добре відомої, але і одночасно з ними наявного спору про право, який існував і саме побудив заявника звернутися до суду за захистом свого порушеного права, включаючи вимоги про визнання торговельної марки добре відомою.
Спілкувався Микола Потоцький,
голова Комітету з інтелектуальної власності, що діє в складі НААУ
Реєстрація на захід у Школі: https://www.hsa.org.ua/…/den-intelektualnoyi-vlasnosti-2/
Реєстрація на участь онлайн: https://www.hsa.org.ua/onlajn-translyatsiya-den…/